美中智財戰賠償金額全球性 美企祭DTSA金牌 台企牽連中箭

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美中智財戰賠償金額全球性  美企祭DTSA金牌 台企牽連中箭
美中智財戰賠償金額全球性 美企祭DTSA金牌 台企牽連中箭

1. 外國公司或個人除了本國法之外,往往還得遵循美國法律,否則將無法跳脫美國的「長臂管轄」。

2. DTSA允許原告請求實際損失、不當得利或合理權利金作為損害賠償,鑒於美國法院認為DTSA之適用可涵蓋全球,很容易在損害賠償的計算中將非美國境內的損害或被告的獲利都涵蓋在內。

3. 美國法院對DTSA採從寬解釋的原則,業者若涉及與美國業者的合作或交易,均應特別注意,以免合作不成反成被告。

【文/馮震宇 圖片提供/達志影像】

在美中之間,侵害營業祕密與強制技術移轉而進行的科技戰打得正酣之際,美國法院也在2020年及時伸出援手,認為美國2016年立法的《營業祕密防禦法》(Defend Trade Secret Act, DTSA)具有域外效力,只要侵害營業祕密的3種行為,「不當取得」、「洩漏」或「使用」,在美國發生其中一種,縱使外國企業是在美國境外製造銷售含有該營業祕密的產品,仍可對外國企業提起侵害營業祕密的民事訴訟,且損害賠償的計算標準甚至可以用全球銷售額加以計算,這對美國業者控告外國業者又提供了競爭利器,也讓美國善用的「長臂管轄」(Long-Arm Jurisdiction)再添一樁可卡住外國企業的法律。

而在5G、人工智慧(Artificial Intelligence, AI)與物聯網(Internet of Things, IoT)的時代,此種問題也更形嚴重,從手機到冰箱、自駕車到烤麵包機等智慧裝置隨時在傳輸數據,大量數據再配合AI演算法,不僅成為企業間的競爭利器,更是未來大國競爭與博弈的基礎。可以客觀的說,誰掌握了「數據」,誰就掌握了未來。

長臂管轄 台商掃到颱風尾

一般各國法律僅在其本國有效,且通常無法拘束外國企業或個人。但是過往擔任世界警察的美國則不同,一直積極運用其在全球各方面的領導地位,將本國法律推向全球,而對違反美國法律的外國公司或個人施以嚴厲處罰的情事層出不窮,使得外國公司或個人除了本國法之外,往往還得遵循美國法律,否則將無法跳脫美國的「長臂管轄」。例如:美國指控華為公主孟晚舟違反美國對伊朗貿易制裁,而要求加拿大加以逮捕並引渡至美國受審的案例。

「長臂管轄」問題從早期日本企業到近年的中國企業;從法國阿爾斯通(Alstom)到俄國軍工企業,其實已經不是什麼新聞了,縱使是唯美國馬首是瞻的台灣企業也不能例外。例如:台灣的面板業者因為被控與日韓業者聯合訂價,違反美國《反托拉斯法》,而遭受到美國的重罰,多位高階經理人還遠赴美國坐牢。2020年6月廣明光電也因為被HP控告違反美國反托拉斯法,遭法院判決應賠償新台幣130億元(約4.39億美元),還要求廣明將公司資產與智慧財產權(Intellectual Property, IP)等都要移轉給美國管理人監管,否則一天要罰5萬美元,導致廣明連續跳空跌停。

除了《反托拉斯法》外,台灣更是被控侵害美國《智慧財產法》的大戶,台灣業者多年來不斷受到侵害美國智財權的指控。每次美國通過新法之後,台灣業者更是領先其他國家、公司率先上架。例如:美國在1996年《經濟間諜法》(Economic Espionage Act, EEA)實施後,台灣永豐紙業與四維膠帶就包辦了前2名。時隔20年,美國在2016年通過EEA的姊妹版,也就是《營業祕密防禦法》之後,又有聯電與喜康生技2家台灣業者面臨DTSA的試煉。

隨著相關判決的不斷增加,由EEA與DTSA聯手構成的美國營業祕密保護法網在美國聯邦法院的從寬解釋之下,開始呈現對外國企業的巨大殺傷力,特別是聯邦法院將EEA以及DTSA都解釋為具有全球適用的效力後,雖然中國企業目前可能是主要目標,但是台灣業者可能也要特別注意,不要被颱風尾掃到。

DTSA+EEA 營業祕密再補破網

DTSA的優點在於填補原本EEA的不足,使營業祕密所有人得自行於聯邦法院提出訴訟,而不需要借力於檢察官或僅能尋求州法的救濟,這等於讓營業祕密所有人可以自行控制訴訟的進行與和解,對於美國業者而言,其實是一個重大的利多。不過由於國會明文規定,DTSA並未凌駕或取代其他聯邦法、州法等有關營業祕密的民事救濟與保護規範,僅作為地理上和審判權擴大之依據,這也引發了一定的爭議,特別是在有關域外適用的效力方面,就是一個備受各方關切的問題。

在歷經4年的實施,多件判決則已經明顯的出現一個趨勢,那就是DTSA和其姊妹法EEA相同,都具有域外效力,而且只要侵害營業祕密的行為有一部分在美國境內發生,或是有美國人或擁有居留權的人參與,即使外國企業的行為發生在美國境外,仍然難以逃脫DTSA所撒下的天羅地網,配合高額的損害賠償與高昂的訴訟費用與罰金,DTSA將進一步加強營業祕密所有人的執法力度,也將會成為未來美國企業打擊競爭對手的一大利器。

DTSA域外效力問題的出現,在於EEA在第1837條有一個域外適用的規定,那就是如果下列2種情形,亦即(1)犯罪行為人是美國公民或永久居民,或根據美國法律所成立之法人;(2)促進犯罪之行為係在美國境內發生,EEA才可適用於外國侵權人。

但DTSA在2016年立法時,是透過增修EEA的方式進行,故除了在第1836條(b)項增加民事訴權之外,並未變動原本EEA第1837條的規定,也未對域外適用的問題加以著墨,也因此產生原本EEA針對刑責的域外效力規定是否亦可以適用到民事責任層面的疑義。

對於此問題,被告往往主張第1837條規定的「犯罪行為人」(Offender)和「犯罪」(Offense)都是以刑責為基礎的規定,因此應對這兩個字加以狹義解釋,也就是該域外效力規定僅適用於刑事責任,而不適用於依DTSA而提起的民事訴訟。但是美國營業祕密所有人則不作此想,紛紛透過訴訟要求法院對此做出明確的解釋,而美國法院也積極的配合,做出有利於營業祕密所有人的解釋。

域外效力 賠償金額恐成世界級

雖然第1837條域外效力有2款不同類型,但是目前爭訟的焦點則集中在該條的第2款,也就是若在美國所發生的行為是為促進侵害營業祕密,是否外國企業即有DTSA的適用。例如:在美光告聯電案中,法院就依據此促進的規定,認為聯電前往加州參加招聘會與設備供應商會面就是一種促進營業祕密侵害的行為。雖然這些活動本身都沒有構成侵害營業祕密,但由於法院認為其屬促進侵害營業祕密的行為,也因此判決美光可以根據DTSA在美國起訴聯電與晉華。

值得注意的,就是DTSA對侵害營業祕密(Misappropriation)採廣義的定義,不僅包括傳統竊取商業機密的行為,還包括未經授權的「洩漏」與「使用」等祕密資訊。只要其中任何一項行為是在明知(或可得而知)該營業祕密是通過不正當手段獲得,就構成侵害營業祕密的行為。如果被告是自行或透過第三人在美國境內犯下了上述3種侵害營業祕密行為之一,則DTSA就當然適用。透過法院的擴大解釋,等於美國將DTSA的法網撒向全世界,可藉由外國企業或第3人在美國的行為與位於海外的外國公司連結,而將位於海外的外國公司也牽連在內。

在美光控告聯電與中國晉華的程序審理過程中、美光指控聯電僱用了1位前美光員工,而這名員工曾從美光總部伺服器下載營業祕密、並將該營業祕密用於DRAM的設計製造。雖然聯電與晉華都主張根據DTSA,美國法院對於發生在台灣的侵害行為沒有管轄權,但是美國北加州聯邦地方法院卻以被告透過其員工從位於美國的伺服器下載營業祕密為由,認為侵害營業祕密行為的一部分(竊取)發生在美國,即有DTSA的適用。

DTSA廣泛的適用範圍還可能延伸到損害賠償。例如:DTSA允許原告請求實際損失、不當得利(例如:被告的利潤)或合理權利金作為損害賠償,鑒於美國法院認為DTSA之適用可涵蓋全球,很容易在損害賠償的計算中將非美國境內的損害或被告的獲利都涵蓋在內。例如:如果一家美國公司的營業祕密被侵害,然後競爭者將該營業祕密用於製造商品並在多國銷售,則被告在其他國家銷售的銷量與利潤很可能都會成為在美國主張損害賠償的依據。

而此種廣泛的解釋已經在摩托羅拉(Motorola)控告中國業者海能達的案件中真實出現。海能達從摩托羅拉馬來西亞子公司挖了3名員工,摩托羅拉主張這3位前員工在離職前,盜取數千份機密資料和原始碼(其中包含該公司的營業祕密),用於海能達開發與該公司類似的數位無線電產品,並在世界各地(包括美國)銷售。摩托羅拉主張由於DTSA有域外效力,因此其損害賠償也應不限於美國的銷售,而可採全世界的銷售額計算。海能達則主張DTSA只能就在美國的銷售計算損害賠償。

從寬認定 合作夥伴恐成被告

不過法院認為,從立法歷史觀察,美國國會在通過DTSA時,非常關注在美國境外發生的盜用美國營業祕密行為,且國會在第1837條明確提到「本章」(This Chapter),證明美國國會的立法意旨是希望讓DTSA的私人民事訴權有廣泛的域外適用效力。除此之外,法院還認定在第1836條中,並沒有任何限制DTSA民事賠償的文字。由於摩托羅拉證明海能達在美國參展,並利用廣告在美國促銷相關產品,構成在美國促進侵害營業祕密的行為,符合DTSA的要求,因此判決海能達應就其全球銷售額為基礎,賠償摩托羅拉7.64億美元的損害賠償。雖然該判決僅屬地方法院判決,被告仍可上訴,但是也凸顯出DTSA對美國業者所可能帶來的實質上幫助,誠屬美國業者又一重要的競爭利器。

另外,對於在美國境外侵害美國營業祕密的外國業者,營業祕密所有人還可以透過《關稅法》337條禁止在生產製品時存在「不公平競爭方法」(Unfair Method of Competition) 產品的規定,將侵害營業祕密的商品擋關。例如:在中國天瑞集團TianRui Group Co. v. ITC 的訴訟中,聯邦巡迴上訴法院便同意ITC可排除利用不當取得之營業祕密在國外製造的商品進口,即使不當取得營業祕密和製造等行為皆發生在國外。

從美國2020年來所出現有關DTSA的判決可以了解,域外被告可能仍須負DTSA的責任,即便其未在美國境內進行任何侵害行為。雖然有些聯邦法院強調須在美國境內有促進侵害之行為,否則責任不會波及於域外被告,如Luminati Networks Ltd. v. BIScienceInc.等案件,但法院仍擴大解釋只要第3人在美國之行為構成促進營業祕密的侵害,仍有DTSA的適用。

雖然目前這些判決僅為地方法院判決,還沒有出現具有拘束力的聯邦上訴法院判決,但是其已經表達出清晰的訊號,那就是DTSA適用於域外被告,且損害賠償的計算可能不限於美國。由於美國法院對DTSA採從寬解釋的原則,因此業者若涉及與美國業者的合作或交易,均應特別注意,以免合作不成反成被告。(本文作者為政治大學法律系教授)

【完整內容請見《能力雜誌》2021年1月號,非經同意不得轉載、刊登】