專利範圍詮釋改變 影響深遠

工商時報【馬宗聖律師、黃新員博士】 所謂專利範圍之解釋的目的在於決定專利權項的範圍與意義。這也是美國所有專利爭議的核心。法院或陪審團在判定一項專利是否被侵害或無效之前，都必須先決定專利權項的範圍與意義。隨著法院持續試圖提供更具意義的指導原則，美國的案例法對於專利範圍應如何解釋的見解，一直都在持續演進中。該演進過程中的最近一次重大躍進發生在2015年的1月，因為美國最高法院改變了聯邦巡迴上訴法院數十年來一直在適用的，審查下級法院專利範圍解釋的標準。本文將簡短地概覽關於專利範圍解釋的法律，最高法院的這項最新案例如何改變了相關法律，並就目前有關專利範圍解釋之法律提供一些實用的考量。 專利範圍解釋概覽 專利範圍的解釋，當然要先從專利權項本身的文字開始。專利權項文字通常被賦予其發明當時系爭技術領域中具通常技術之人（one of ordinary skill in the relevant art）所理解的一般而慣常（ordinary and customary）的意義。換句話說，也就是說在系爭技術領域中一個具有一般知識與技術之人認為該專利權項是什麼意思？要回答這個問題，就必須判斷該專利發明當時系爭領域的技術程度。在美國的專利訴訟中，這通常會由法官參考專家證人的證詞來決定。而一旦決定了一般技術程度為何，法院就會從具有如此一般技術之人的角度來解讀專利權項。專利權項的文字本身通常可能就已經很明確。舉例來說，如果一項專利的專利申請範圍用語包括了「槌子」跟「金屬槌子」，那麼「槌子」一詞的意義就比較廣，且當然不限於金屬製的槌子。 如果在詳讀專利權項的用語後，仍有模糊不清之處，那麼接下來應審酌的就是專利說明書。確切地來說，專利說明書可能會顯示專利權人使用的專利權項文字，可能與該文字的一般意義不相符或比較狹隘。專利說明書也可能提供一項專利權項用語的特別定義，或可能刻意地排除某項可能的意義。 除了專利說明書外，專利的申請歷史也可能有助於說明專利權項的意義。不過法院已經認定由於申請歷史反映的是專利局與專利申請人之間持續的協商過程，因此就解釋專利範圍的目的而言，可能不如專利說明書那麼清楚或有用。然而，申請歷史可能顯示發明者如何理解這項發明，也可能揭露專利權人為了克服先前技術的阻礙，而明確否認某個專利範圍。 專利權項，專利說明書，以及申請歷史三者合起來就構成了所謂的「內在證據」（intrinsic evidence）。而另一類證據則被稱為「外在證據」（extrinsic evidence），也可能被用來協助更進一步了解一項專利權項的意義。外在證據包括了專家證詞、發明者證詞、字典，和技術協定。法院已經承認外在證據有其用處，但明確表示偏好內在證據，因為外在證據一般是為訴訟而產生或與系爭專利無直接的關聯，一般而言被認為較不可靠。所以，專利範圍的解釋首先要仰賴內在證據。只有在專利權項的某個用語在考量過內在證據後仍模糊不清時，法院才能考量外在證據。 最高法院TEVA案決定 在美國專利訴訟中，在一審法院，例如地方法院及美國國際貿易委員會（United States International Trade Commission）中敗訴的一方可就個別的爭議上訴到聯邦巡迴上訴法院。由於專利範圍的解釋是決定專利是否侵權或有效的核心， 因此不難想像這也是上訴時經常被提出的爭點。最高法院在 Teva Pharm. U.S.A. Inc. v. Sandoz, Inc.案中的判決大幅地改變了聯邦巡迴上訴法院過去所用的審查下級法院專利範圍解釋的方式。 在Teva案的判決之前的數十年，聯邦巡迴上訴法院一直將專利範圍的解釋視為法律問題，即使其中也可能牽涉事實問題，尤其是在衡量外在證據時。所以，聯邦巡迴上訴法院在審查下級法院對專利範圍的解釋時，會重新認定，也就是聯邦巡迴上訴法院會將自己視為判斷該爭點的第一個法院。在重新認定的審查標準下，下級法院的決定基本上並不會得到任何尊重。諷刺的是，聯邦巡迴上訴法院的看法是遵從最高法院在Markman v. Westview Instruments, Inc. 517 U.S. 370 （1996）案中的里程碑決定，該判決認為案件所爭執的專利範圍應由法官，而非陪審團來解釋認定。 而最高法院在Teva案中改變了聯邦巡迴上訴法院長久以來的做法，改而要求當專利範圍的解釋仰賴外在的證據時，聯邦巡迴上訴法院必須適用比較高的「明顯謬誤」（clearly erroneous）的審查標準。最高法院解釋說，「當（下級）法院只審查專利的內在證據（專利權項、專利說明書及專利的申請歷史）時，則下級法院法官的認定只是法律問題的裁定，而上訴法院可用重新審查的標準來解釋專利範圍。」但是如果下級法院必須仰賴外在證據來「理解系爭技術領域在系爭期間的背景科學或某個術語的意義等」，那麼下級法院對這些事實的認定則應以「明顯錯誤」的標準受到審查。最高法院認為事實審法院的法官有時候會需要仰賴外在證據來判斷一些附帶的事實爭議。而在對事實爭議作成判斷後，事實審法院接著仰賴這些已經判定的事實來解釋專利的範圍。雖然此時最終的專利範圍解釋仍是上級法院會重新審查的法律問題，但上級法院只有在事實審法官對事實的判定明顯錯誤時，才能加以推翻。 專利範圍解釋實際考量 Teva案帶來的最終影響和執行效果還有待觀察，但是理論上，這應該有助於減少聯邦巡迴上訴法院推翻專利範圍解釋的數量。尤其如果更多一審法院根據外在證據解釋專利範圍，更可能產生這樣的影響。但是，本案也有可能根本不會對推翻率造成多大的改變。舉例來說，在Teva案後的第一個聯邦巡迴法院判決中，法院還是以重新審查的標準檢視下級法院對專利範圍的解釋，因為第一審法院很清楚表示它完全只仰賴內在證據解釋專利範圍（In Re Papst Licensing Digital Camera Patent Litigation， No. 2014-1110, at 8 （Fed. Cir. February 2, 2015））。該案的專利範圍解釋就被推翻了。 但在評價自己的專利或其他人的專利時，務必謹記，一項專利的範圍可能並不像專利權項文字所顯示的那麼廣，或像專利說明書所顯示的那麼狹隘。我們必須考量並聚焦於所有內在證據，包括專利權項、專利說明書，以及申請歷史。 一旦進入訴訟階段，雖然專利範圍解釋的焦點應該還是內在證據。但是，以外在證據來支持你所提出的專利範圍解釋仍可能有更進一步的好處，因為下級法院往後可能會更仰賴這類證據來支持其決定。 在針對專利申請提起訴訟時，請謹記專利說明書、專利權項文字以及遞交給美國專利商標局的文件都會構成內在證據，而可能在之後影響到所核准的專利申請範圍。專利權項的文字應小心撰寫，避免模糊不清，此外也需特別注意專利說明書的內容包含了什麼。這無疑地會耗費更多時間，並增加專利申請的準備成本，但長遠來說，等你要執行專利權或將其轉換成金錢時，這些努力就會值回票價。 一如以往，當有美國專利範圍和範圍解釋的問題時，應該諮詢合格的美國專利律師。隨著美國專利法不斷的演進變化，美國專利律師能依法律發展提供與時俱進的建議。