專家傳真－我可以在行銷活動中 使用雙11、黑色星期五嗎？

工商時報【劉宗欣、施汝憬國際通商法律事務所執行合夥律師、助理合夥律師】 雙十一才剛過，緊接著是十一月底的感恩節及十二月的耶誕節，又到了年底的購物季，各大賣場、百貨、電商皆摩拳擦掌，祭出一波又一波的促銷，每年的交易額再創新高。 雙十一、黑色星期五（Black Friday）、網路星期一（Cyber Monday）已成為消費者耳熟能詳的購物節，但在行銷活動中使用雙十一、黑色星期五，會有任何法律風險嗎？ 大陸二大電商阿里巴巴公司及京東公司，為「雙十一」商標屬於誰鬧上法院 2009年開始，阿里巴巴公司第一次舉行「雙十一」活動，阿里巴巴公司在大陸也從2011年開始在諸多商品類別上申請註冊「?十一」、「?十一狂歡節」、「?十一网購狂歡節」等商標。 京東公司於2013年、2014年申請註冊第15566477號「11-11」、第15566498號「?? 1111」、第15566606號「??1111」、第13543909號「京東?十一」、第15566750號「上京東?11-?11」等5件商標（下稱「系爭商標」），指定使用在第35類「廣告;電腦網路上的線上廣告」、第38類「電視播放」；第41類「教育」等服務上，經大陸知識產權局核准註冊。 阿里巴巴公司於2017年7月對系爭商標提出了無效宣告請求。原工商行政管理總局商標評審委員會經審理認為，系爭商標與阿里巴巴公司在類似服務上已先註冊的「?十一」、「?十一狂歡節」、「?11」等商標構成近似商標，違反中國商標法第30條的規定，判系爭商標無效。 京東公司不服上述決定，以知識產權局為被告，向北京知識產權法院提起行政訴訟，阿里巴巴公司作為第三人參加訴訟。 京東公司主張「?十一」、「?11」是每年11月11日商業促銷活動節日的通用名稱，作為商標使用在涉案的服務上缺乏顯著性。阿里巴巴公司的在先商標既缺乏顯著性，故京東公司的系爭商標與阿里巴巴公司的在先商標不會造成混淆。 阿里巴巴公司則稱，「?十一」是由其獨創並首先作為商標使用的標識，經過多年來持續宣傳使用，在系爭商標申請註冊之前，已與阿里巴巴公司建立了事實上的唯一對應關係。系爭商標與阿里巴巴公司在相同或類似服務上已先註冊的引證商標構成近似商標。 阿里巴巴公司在台灣以相同商標的註冊申請，經智慧財產局核駁 阿里巴巴公司於2015年在台灣申請註冊相同的「雙十一」、「雙11」、「雙十一購物狂歡節（簡體字）Logo」等商標，但智慧財產局認為「雙十一」、「雙11」即每年的11月11日，已為大陸及台灣各大商家（特別是線上購物）打折促銷的時期，予消費者的印象為某特定日期之說明，不具商標識別性，且現今已為競爭同業所使用之詞彙，如賦予特定人專屬及排他權利，將影響市場公平競爭，依商標法第29條第3項及第31條第1項規定核駁。 阿里巴巴公司在台灣無法取得註冊的理由可能在於：阿里巴巴公司從2009年開始舉行「雙十一」活動，但直到2015年才在台灣申請註冊「雙十一」、「雙11」、「雙十一購物狂歡節（簡體字）Logo」等商標，比阿里巴巴公司在大陸的申請日期晚了4年，在這段期間內，大陸及台灣業者紛紛推出類似促銷活動，以致阿里巴巴公司於2015年在台灣申請時，智慧財產局認為該等商標對消費者而言，已不具識別性。 小心，「Black Friday」可能是他人的註冊商標 在美國，「黑色星期五」是指感恩節隔日的星期五，當日零售業者均推出各種特惠促銷活動，近年來越來越多其他國家的業者也開始仿效。 智慧財產局的商標檢索系統顯示，我國並無人註冊「Black Friday」、「黑色星期五」或「黑色購物節」商標，因此目前在行銷活動中可自由使用此等詞彙。 但在德國，過去幾年，有許多公司都因為在行銷活動中使用「Black Friday」而收到警告函。德國專利商標局於2013年准予一間香港公司在零售服務（第35類）及娛樂服務（第41類）上註冊「Black Friday」文字商標，在過去幾年，該商標權人及被授權人對許多公司寄發警告函，主張其在行銷活動中使用「Black Friday」構成商標侵權，有些公司因擔心可能的侵權訴訟而不再使用「Black Friday」，有些公司則選擇以「Black Friday」不具識別性為由，向德國專利商標局申請撤銷「Black Friday」商標註冊， 2018年3月，德國專利商標局認定「Black Friday」僅為單純說明性，而撤銷「Black Friday」商標註冊。該商標權人已向德國聯邦專利法院提起上訴，並表示 捍衛其權利到底。 啟示 1.行銷活動中使用的創意詞彙、標語或圖案，應盡早申請商標及適時行使權利，否則你的創意可能因他人廣泛使用成為通用名稱，而不具商標識別性。 2.台灣企業在規劃國內、外行銷活動時，應盡早確認行銷活動中是否涉及使用相同或近似於他人的註冊商標，避免不慎觸法。如有疑問，請向專業的商標律師諮詢。