你的商標不是你的商標 商標權停看聽 品牌國際化必修課

1. 製造重專利，品牌重商標，使得台灣業者在發展品牌時，不可避免會面臨更大的挑戰。
2. 企業要建構品牌王國，商標註冊一定要先行，若連商標都沒有註冊，也就不可能發展品牌。
3. 申請商標註冊要符合企業的商業發展需求，切勿為了商標而商標，申請一堆商標卻沒辦法實際運用。
4. 商標在註冊後，要有繼續使用的事實，若3年未使用，則可能會面臨商標被廢止的命運。

【文／馮震宇 圖片提供／達志影像、東方IC】

根據2018年全球最有價值品牌之排名，Apple已連續第6年榮登Interbrand榜首，其品牌價值較2017年增加約15％，從1,841億美元增長到2,145億美元；而前3名的品牌價值都在千億美元之上，包括Google（1,555億美元）、Amazon（1,007億美元）。顯示出整體商業環境邁向網路化與電子化，由企業掌握的商標權更成為企業最重要的資產，也是企業維護其品牌的核心；但是品牌則是消費者心中的那一把尺，對企業所提供之商品或服務的評價。一旦消費者建立起對品牌的信心，不但消費者會產生重複購買行為，更可能會建立起一種無形的市場進入障礙，阻礙其他業者或是較不知名品牌的挑戰。例如：碳酸飲料由於品牌效應，消費者都只會想起可口可樂或百事可樂，這也間接阻止了其他業者進入碳酸飲料市場的機會。其他飲料業者若要成長，就只能開發其他不同的飲品，例如：茶飲料等，方能打開市場。

根據品牌諮詢公司Interbrand所進行的全球百大品牌的調查，就可以發現品牌價值幾乎每年成長，其價值遠遠超過專利。從同年度的台灣品牌觀察，就可以得知台灣品牌價值有待提升，雖然華碩也和Apple一樣，連續6年蟬聯台灣品牌冠軍，但是其品牌價值僅有16.19億美元（約新台幣501.89億元）。台灣品牌價值的成長性也是落後國際，雖然金融業的品牌價值有較大成長，但科技業表現不進反退，其中宏達電的品牌價值更大跌21%至2.67億美元，華碩、聯發科等也都下跌，凸顯出台灣發展品牌之挑戰。

星宇航空被迫改名？

正如古時作戰糧草先行一樣，企業要建構品牌王國，商標註冊一定要先行，方能擁有成功的機會。若連商標都沒有註冊，也就不可能發展品牌，「星宇航空」就是一例。創辦人張國煒早在2016年底就向媒體透露要成立「星宇航空」，但是卻未同步提出商標的申請，等到2017年中要正式向智慧局提出申請註冊「星宇航空」中、英文商標及公司Logo時，才發現「星宇」二字於2016年底已由台中松霖旅行社在第39類服務註冊取得商標權，這讓張國煒傻眼，雖然星宇提出異議，但是卻已經造成一定的影響。

「星宇航空」的例子凸顯在品牌行銷中「商標先行」的重要性，若沒有申請商標註冊，其他一切都是枉然。而要進行商標的註冊，還應掌握全球商標遊戲規則的幾個基本原則，那就是先申請主義、註冊主義與屬地主義。

所謂的先申請主義，就是以申請的先後決定商標的歸屬；註冊主義則是指必須經由各國商標主管機關的審查核准方可註冊；屬地主義則是指商標註冊僅在註冊國有效，並不擴及其他未註冊的國家。而其中先申請主義與屬地主義結合起來，就成為在各國都不斷發生的商標搶註問題的核心。若企業只單純的考慮品牌與商業模式，卻忽略商標佈局，將不可避免面臨商標法的嚴酷法律考驗。

雖然目前國際間已經發展出來國際優先權制度以及馬德里系統(Madrid System)的國際商標註冊制度（一次申請可以指定119國），但是可能對台灣業者沒有太大的幫助。因為若要主張國際優先權就必須在台灣申請日起6個月內到各國提出申請，時間非常緊迫。若是要利用國際商標註冊的馬德里系統，則台灣並非會員國，除非業者透過國外子公司處理，否則無法使用。

而在申請之前，業者也應該自行或委託事務所進行商標檢索，以了解其所欲申請的商標名稱是否已經被別人捷足先登，以免縱使申請也是枉然。

中國搶註亂象猖獗

儘早申請與事前檢索查詢在向中國申請時更為重要，這是因為中國智慧財產權制度發展較晚，再加上商標的進入門檻低、申請費用低，使得很多人都開始做起搶註商標的生意，也造成中國商標申請案件與註冊案件都占全球半數以上的畸形現象。

以2018年的統計數字為例，台灣在2018年受理商標註冊申請為8.4萬件，雖創18年新高，仍難以和中國相比，因為中國2018年的商標申請案件高達737.1萬件，獲准註冊案件也高達500.7萬件（其中479.7萬件都是中國國內申請）。這種高申請與高核准的現象，造成中國商標註冊案件暴增，到2018年底，商標註冊數量已高達1,804.9萬件。

這麼高的商標申請與註冊量，也代表很多國外商標都已經被人搶註。例如：iPhone、iPad、喬丹（包括譯音與圖形）、Tesla、New Balance、無印良品等一票國際知名品牌，都在中國面臨搶註的問題。Tesla在進軍中國之前，「特斯拉」中文就被搶先註冊，迫使Tesla只能在中國註冊拓速樂汽車銷售（北京）有限公司的公司名稱，一直到打贏商標訴訟才一統全球中文品牌名稱。

而就台商而言，許多台商也面臨商標被搶註的問題，例如：信義房屋、養樂多、統一以及許多國營企業商標，甚至長壽菸都是如此。其實不只是外資或港澳台資，縱使是中國國內的業者也難逃此等搶註的魔咒。例如：共享單車「ofo」和「摩拜」，雖然推出共享單車服務，但卻未立即申請註冊，使得其他業者得以搶先註冊ofo和摩拜之名稱，甚至在2017年ofo為了避免爭議而宣佈改名為「ofo小黃車」時，「小黃車」也早就被人註冊了。由於商標搞不定，因此其品牌也受到影響，也不可避免影響到這些公司的經營。

至於中國叫車龍頭「滴滴出行」，原本名為「嘀嘀打車」，但是該公司也是只重視商業模式與融資，沒考慮商標註冊，等到要註冊時，才發現嘀嘀已經被註冊，只能改名為滴滴。甚至微信聊天中常用的「捂臉」表情，也被人搶先申請註冊成商標；更厲害的是一家公司竟然把「阿里、京東、騰訊、百度」的首字註冊成「阿京騰百」商標，也促成阿里巴巴、京東、騰訊、百度首次聯手的紀錄。

審查的眉角3W1H

原則上申請商標註冊要符合企業的商業發展需求，切勿為了商標而商標，申請一堆商標卻沒辦法實際運用。而在申請商標之際，業者也應該要考量其自身的商標策略。最簡單的商標策略，就是要考慮何時申請(When)、在哪些國家申請(Where)、申請什麼商標(What)以及如何申請(How)等策略性因素，方能在有限的資源之下獲得最大的效果。
商標於提出申請後，各國的商標主管機關都會根據各國商標法的規定，進行實體審查。例如：台灣商標法要求要具有積極要件－識別性(Distinctiveness)以及不具有消極要件方可獲准註冊。

由於識別性有先天識別性與後天識別性(Secondary Meaning)之別，故如果不具有先天識別性，就必須證明已經取得後天識別性來符合識別性的要求。一般而言，單純的描述或說明文字、通用名稱、功能性文字或圖形或有與著名商標、已註冊商標有混淆誤認等情形時，就屬於不具識別性的情形。例如：在世大運大出風頭的「熊讚」，就因為太過通俗、過於口語化，不具有識別性而無法獲准註冊；「賽德克．巴萊」則因為是原住民族的族名而無法註冊。

又如知名的台灣設計師吳季剛雖獲得「JASON WU」及貓頭鷹設計圖商標，但申請「MISS WU」商標卻被拒絕註冊。其原因就在於姓氏一般並非作為表彰商品或服務來源的標識，不具有先天識別性，而必須證明取得後天識別性，始得註冊。後來吳季剛以媒體廣泛報導證明其已經取得後天識別性後，獲准註冊。類似的情形還包括微軟的Windows商標、麒麟一番榨啤酒等，都曾經因為不具有識別性而被駁回，但是在證明已經取得後天識別性後，才獲准註冊。

另外在申請商標時，對於商標的設計（不論文字或圖形），也應該自主設計，切勿打擦邊球或是搭便車，反而會產生偷雞不著蝕把米的窘境。

註冊後也有陷阱

很多人可能認為一旦獲准註冊後，就可以長治久安，不用擔心商標的問題了。其實這也是有很大的誤解。事實上，商標註冊之後，只是暫時穩固品牌的法律基礎，但是要成為品牌其實還有很長的一段路。更重要的，就是若不小心謹慎，已經獲准註冊的商標也可能會因種種的原因而被廢止（撤銷）。

根據經濟部智慧財產局的統計，行政救濟過程中翻案最主要的原因就在於構成「混淆認定」（高達7成以上）、其次是「3年未使用」、「惡意／意圖仿冒」、「著名商標認定或減損」等原因。

對於混淆誤認，由於目前商標法規定就著名商標只要有混淆誤認「之虞」即可，故法院實務採較廣義的解釋，以「是否有混淆或誤認之可能性存在為其構成要件，並不以實際產生混淆或誤認之事實存在為必要，是以，只要確有造成相關公眾混淆誤認之可能性存在即已足，至其可能性高低為何，並非該條規定之要件，即使如原告所述分別僅有20.2％、13.2％之民眾會產生聯想或誤認，其造成民眾混淆誤認之可能性即已存在，亦即有致相關公眾混淆誤認『之虞』」(智慧財產法院98年度行商訴字第152號行政判決)

例如：南僑公司生產的「讚岐急凍熟麵」系列商品，因為商標「SANUKI」與日文讚岐念法相同，遭智慧局撤銷。南僑公司不服並提起訴訟，但法院認為確實可能造成消費者誤認產品來自日本，駁回南僑之訴，使得南僑註冊10年的商標仍難逃撤銷的命運；馬祖的「藍眼淚」因被認為是著名商標，使得其他註冊「藍眼淚」的商標都因此被撤銷。

商標在註冊後，也要有繼續使用的事實，若3年未使用，則可能會面臨商標被廢止的命運。除了要有使用事實之外，還要注意申請內容和實際使用必須一致。因為若商標權人實際使用商標時自行變換或加附記，而與他人註冊商標發生混淆誤認之虞之情形，也將會被廢止商標。

在當下無形資產掛帥的商業環境中，企業想要在市場競爭中發展壯大，就必須重視品牌的力量。但要走好品牌之路，商標就不可忽視。由於不論從商標的命名、設計、申請與保護，都與法律息息相關，唯有做好商標的法律保護，才有可能讓品牌走得更長更久。（本文作者為政治大學法律系教授）

【完整內容請見《能力雜誌》2019年4月號，非經同意不得轉載、刊登】